一、问题缘起

  商标使用许可合同到期后，被许可人继续生产、销售新的带有权利人商标商品的行为构成商标侵权和合同违约的竞合，实践中对此几无争议。但如果被许可人销售的是合同存续期间经商标权人合法授权生产的库存商品，被许可人的行为是否构成商标侵权，抑或构成合同违约，实践中尚存在较大的争议。例如A公司与B厂签订《商标使用许可合同》，约定两年内A公司授权B厂使用原告的商标生产销售计算机终端设备。合同到期后，双方未续签合同。但B厂仍有2000台产品库存未售出。此后，B厂继续销售库存产品。A公司认为合同到期后B厂仍然销售带有自己商标的产品，构成商标侵权，遂诉至法院。如果A公司与B厂在合同中明确约定合同到期后B厂不得继续销售库存商品，B厂的行为是否应承担合同违约责任?对此，司法实践中存在着不同的观点。[1]

  有观点认为，由于被许可人已对合同期内生产但仍未售出的产品，投入了资金、人力，如果不准许其销售，将造成产品的积压，从而给其带来经济损失。因此，只要产品是许可合同期限内生产的，在协议解除或终止后，被许可人仍旧可以销售，此种销售行为不违反法律的规定。

  也有观点认为，知识产权是权利人享有的权利，在知识产权许可协议终止后，被许可人对库存产品的销售行为已经没有了合同基础和依据，必将侵犯权利人享有的专用权，构成侵权和违约的竞合。因此，库存产品不能销售。

  还有观点认为，要综合考虑权利人和被许可人的利益，如果合同中对此有明确约定，应当优先适用合同的约定;如果合同没有约定或者当事人不能达成协议的，可以根据具体情况确定合理销售期限。在该期限内被许可人销售使用许可合同期限内制造的商品的，不认定为侵权;被许可人逾期仍在销售的，构成侵权。

  笔者同意第一种观点，无论是从商品销售行为的法律性质，还是从商标权权利用尽，抑或从各方利益平衡的维度，许可合同终止后继续销售库存商品的行为都不构成商标侵权。即使当事人明确约定合同终止后不得继续销售库存商品，由于这种约定与知识产权权利法定原则相悖，属于权利滥用，并不产生效力。

  二、被许可人销售库存商品不构成商标侵权

  首先， 从被许可人销售带有商标商品的行为性质看，销售行为并非直接的商标使用行为，商品销售行为是否构成侵权应依据销售商所销售商品上商标使用行为是否经过许可进行判断。根据我国《商标法》第四十八条的规定，商标法所称的商标使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。就商品销售商而言，其实施的行为并非将商标使用于商品上，而是将从生产商处购进已经贴附好权利人商标的商品再投入市场。因此，销售商并没有实施商标使用行为，商品销售行为仅仅是商标使用行为的延续，销售行为是否构成侵权取决于先前的商标使用行为是否经过许可。如果商品生产商未经许可，擅自在生产的商品上使用了权利人的商标，该商品自然属于侵犯商标权的商品，销售商后续销售侵权商品的行为自然也构成侵权。反之，如果销售商销售的商品并非侵权商品，商标权人自然无权禁止。在商标使用许可合同到期后，虽然被许可人实施了销售带有权利人商标商品的行为，由于该商品是在使用许可合同存续期间合法生产的，不属于侵权商品，被许可人后续的销售行为亦不构成商标侵权。

  其次， 从商标权权利用尽的维度看，商标权人无权禁止被许可人继续销售库存商品。现有理论一般认为，商标权穷竭，是指对于经商标权人许可或以其它方式合法投放市场的商品，他人在购买之后无需经过商标权人许可，就可将该带有商标的商品再次售出或以其它方式提供给公众。[2]在商标使用许可合同中，商标权人已经授权被许可人在一定期限内合法使用权利人的商标，而且允许其投放市场进行销售。因此，在合同期内生产的商品是经过合法授权的，商标权人无权禁止这些商品投入市场进行销售。否则，如果按照否定说的观点，合同到期后，原本经合法授权生产的商品不能继续销售，那么合同终止后已经投入市场流通的商品应当也不能继续销售，中间销售商销售的商品随时可能因为许可合同终止而不能继续销售。这明显不符合商标权权利用尽的原则，也不利于商品的自由流通，危及市场的交易安全。

  再次，从商标权人、被许可人及消费者的利益平衡看，允许库存商品继续销售不会损害商标权人和消费者的利益，反而会增进被许可人的利益。就商标权人而言，商标权人基于商标许可使用合同已经获得了使用许可费，无论被许可人在合同期内生产商品数量的多寡，商标权人都已经获得了相应的对价。合同终止后被许可人只要不重新生产更多的商品销售，被许可人继续销售库存商品的行为并不会对商标权人利益造成影响;就消费者而言，被许可人销售的库存商品系在合同有效期内经商标权人合法授权生产的，商品的质量也受到商标权人的监督，被许可人继续销售库存商品的行为不会导致消费者对商品来源的混淆，也不会因商品质量问题而受损;就被许可人而言，其对库存商品的生产已经投入了大量人力、物力，如果禁止其继续销售库存商品，对被许可人无疑是一种损失，也会造成无端的资源浪费。有观点认为，如果允许被许可人在合同终止后继续销售库存商品，被许可人便可能在尽量短的许可期间内最大限度地生产更多的商品，留待许可合同终止后慢慢销售，这对于商标权人无疑是不公平的。笔者认为这种担忧是没有必要的。一方面，这属于商标许可策略的范畴，一般情况下，商标使用许可限制的往往是使用商标的期限，例如授权被许可人在两年内可以使用商标权人的商标，并不会限制被许可人生产商品的数量。如果商标权人担心被许可人无限度地生产商品，其完全可以限制被许可人在许可期内生产商品的数量。另一方面，被许可人也是理性的市场主体，其在许可期限内生产商品的数量要综合考虑自身的经济实力、市场前景、消费者的接受度、季节、市场更新换代的频率等多种因素，其生产商品的数量与盈利之间并不是正相关，并不意味着被许可人生产的商品都能完全销售出去。因此。理性的市场主体往往会合理确定生产商品的数量，而非越多越好。

  三、被许可人销售库存商品并不构成合同违约

  有观点认为， 在权利人和被许可人明确约定不得销售库存商品的情况下，即使被许可人继续销售库存商品的行为不构成商标侵权，也违反了合同约定，应承担相应的违约责任。这实质上涉及知识产权权利用尽原则是否可以通过合同约定事先放弃的问题。有观点认为，在不与现行法律禁止性规范相冲突的前提下，当事人可以在许可协议中约定权利类型、范围、行使方式、保护期限等内容。知识产权并非强制性规范，而是合同的模板和缺省规则，只有在当事人协议未约定或约定不明时才发挥作用。[3]国外立法及司机实践对此尚存在着一定的争议。在德国，大多数观点认为权利用尽原则系知识产权效力的内在限制，性质上属于强行法，不得由专利权人或被授权实施人以法律行为方式加以排除或限制。因此，许可合同中的限制性条件只具有合同法上的效力，而不产生专利法上的效力。美国司法实践中的观点并不统一。有的法院认为通过在初始期内明示许可购买者只能在初始期内使用产品，专利权人可以继续控制购买者在延长期内大队产品的使用。有的法院则认为，通过向批发商销售专利产品，专利权人已经实施了销售权。而附加的限制性条件超出了专利法的保护范围和目的，据此判决专利权人限制专利产品转售价格的行为无效。[4]

  笔者认为， 虽然知识产权权利用尽原则目前仅在我国《专利法》中有所规定，[5]但作为对知识产权的限制，该原则属于法律上的强行性规范，具有独立于当事人间私人利益的更高价值目标，对于维系商品自由流通、交易安全和交易秩序等价值具有重要意义，不应通过当事人间的约定予以免除或放弃，这种约定应为无效。

  首先，上述约定不符合知识产权法定原则。关于知识产权保护的正当性基础，历来存在自然权利理论和知识产权法定主义之争，笔者认为应当区分知识产权是否应当保护与如何保护。知识产权是否应当保护应坚持自然权利理论，但知识产权应当如何保护则应遵循法定主义。知识产品所具有的非物质性、外部性等特殊属性决定了必须通过知识产权法定原则强行为权利人划出一道无形的边界，为知识产权创造人实现其利益提供条件，并依此确定知识产权的法律保护范围。[6]所谓知识产权法定主义，是指知识产权的种类、权利以及诸如获得权利的要件及保护期限等关键内容必须由成文法确定，除立法者在法律中特别授权外，任何机构不得在法律之外创设知识产权。[7]因此，一方面，知识产权作为绝对权，必须通过制定法加以明确类型化，没有被类型化的因知识的创造者所带来的利益不能称之为知识产权。例如，我国明确规定的知识产权主要包括著作权、商标权及专利权，不符合上述权利保护条件的创造成果不能作为知识产权受到保护。另一方面，知识产权的权利内容及权利限制必须由制定法明确规定，任何机构或个人不得做出与制定法不符或相悖的约定或规定，权利人也不应通过约定获得原本其不享有的权利内容，或者免除法律规定的权利限制。例如被许可人在专利到期后仍应支付许可费的约定便不适当地延长了专利的保护期限，应为无效。

  其次， 上述约定系对知识产权的滥用。知识产权保护与防止知识产权滥用是一枚硬币的两面，二者需要同时兼顾。一方面，对知识产品创造人给予知识产权保护有利于补偿创造人付出的劳动，进而为其创造更多的成果提供激励，进而增进全社会的整体福祉。另一方面，如果不加限制地放任知识产权权利人行使其权利，则可能会事与愿违，产生知识产权滥用，从而妨碍技术进步和社会发展。为此，很多国家都在知识产权法之外，通过制定反限制竞争法、反垄断法等将知识产权保护限制在合理的范围内。知识产权许可合同作为权利人行使权利的重要方式，基于自身利益最大化的驱使，权利人往往会在许可合同中约定种种限制性条款，但这些条款并不因为当事人意思表示一致而当然有效。如果这些限制性条款产生了限制竞争、甚至垄断的效果，那么这些条款应为无效，并不产生约束力。对此，德国联邦法院概括出一条重要的原则：只要合同中的限制竞争行为对于维护商标的存在以及其受商标法所保护的功能是必要的，也就是说只要这种限制是在商标保护的意义和目的之内，那么，商标许可合同中的这种限制竞争约束的就是允许的。[8]美国最高法院建立了本身违法原则和合理原则以判断限制性条款是否有效。所谓本身违法原则是指只要企业实施了反垄断法所禁止的行为，法院将不考虑企业实施这种行为的目的和后果而径直判决其违法。合理原则是指法院根据企业实施限制竞争行为的目的、后果及行为人的市场份额等因素判断某种限制是否违法。[9]就“不得销售库存商品的约定”而言，笔者认为这种约定即构成本身违法。被许可人销售库存商品的行为不会对商标权人造成损害，也不会破坏商标的功能。因此，上述约定不是维护商标权或者商标的功能所必需的，也超出了商标权的权利范围，属于对商标权的滥用，不应对被许可人产生约束力。

  再次，认定上述约定无效符合我国《合同法》有关格式条款无效的立法宗旨。根据我国《合同法》第四十条的规定，提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。上述规定的正当性基础在于合同自由不是绝对的，应受到公平原则的限制。就不得销售库存商品的约定而言，被许可人对库存商品享有所有权，如果库存商品上的商标是擅自使用的侵权商标，那么被许可人的所有权要受到商标权人商标权的限制。但如果库存商品上的商标是合法使用，商标权人便无权对被许可人的所有权进行限制。即使上述约定不属于商标权人事先制定的格式条款，但由于这种约定排除了被许可人的主要权利，使商标权人获得了原本并不存在或不应保护的利益，对被许可人有失公平，应为无效。此时合同自由应服从于公平原则。在Keeler诉Standard Folding Bed Co.一案中，美国联邦最高法院认为：“从销售专利制品的被授权人处购得专利制品之人拥有对该制品不受时间或地点限制的绝对财产权。”[10]这表明在特定情况下，被许可人对库存商品的所有权应优于许可人的商标权。

  综上， 商标许可合同到期后，被许可人基于其对库存商品的所有权，可以继续销售库存商品，这不会损害商标权人的利益，也不会对商标的功能造成损害，并不构成商标侵权。即使许可合同存在“到期后不得销售库存商品”的约定，但由于这种约定超出了商标权的权利范围，不适当地限制了被许可人对库存商品享有的权利，应属无效，被许可人的行为亦不构成合同违约。