涉外定牌加工（俗称OEM）的产品上的商标与国内商标权人的商标相同或相近，是否构成侵权，这个问题曾在业内引起广泛的争议，各地工商执法人员和法官对此也莫衷一是。

  近日，最高人民法院就“PRETUL”涉外定牌加工商标侵权再审一案作出终审判决，认定浙江省浦江亚环锁业有限公司（下称亚环公司）OEM产品上的相关标识不属于《商标法》意义上的商标使用。业内人士认为，这是最高人民法院对涉外定牌加工商标侵权问题的首次正式表态，必将对同类案件的裁判产生重大、深远影响。

  亚环公司两输侵权官司

  亚环公司成立于2000年9月，经营范围为锁具、五金工具的制造、加工及销售等。2011年1月，中国香港莱斯防盗产品国际有限公司 （下称莱斯公司）以亚环公司未经其许可，擅自生产销售带有“PRETUL”标识的挂锁，侵犯其注册商标专用权为由，请求法院判令亚环公司停止侵权，并赔偿其经济损失45万元。

  《中国消费者报》记者了解到，莱斯公司主张的商标是第3071808号“PRETUL及椭圆图形”，注册在第6类挂锁、五金锁具等商品上。而亚环公司的挂锁上，标识的也是“PRETUL”。

  亚环公司辩称，涉案产品系其接受墨西哥储伯荷拉密斯塔斯公司 （下称储伯公司）委托所生产的涉外定牌加工产品，完全出口墨西哥，未在中国市场实际销售，不会引起中国消费者的混淆，故并未侵权。

  浙江宁波市中级人民法院经审理认为，亚环公司在其加工的挂锁包装盒上标注的商标，与莱斯公司的注册商标相同，已构成商标侵权。据此，法院一审判决亚环公司立即停止侵权，赔偿莱斯公司经济损失5万元。

  原被告双方不服一审判决，提起上诉。浙江省高级人民法院随后也认定亚环公司侵权，判令其赔偿原告8万元。此后，亚环公司向最高法院申请再审。

  最高院认定非商标使用

  最高法院审理认为，本案的争议焦点是亚环公司是否构成侵权，以及其行为是否属于商标法意义上的商标使用。《商标法》第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”该案主审法官表示，虽然该条最后一句系2013年《商标法》修改时新增，但这只是对商标的使用所做的澄清，避免将不属于识别商品来源的使用行为纳入商标使用范畴，进而导致《商标法》第五十二条的扩大适用。

  最高法院认为，亚环公司依据储伯公司的授权，上述使用相关“PRE－TUL”标志的行为，在中国境内仅属物理贴附行为，为储伯公司在其享有商标专用权的墨西哥国使用其商标提供了必要的技术性条件，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。因此，OEM产品上的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其不具有商标的属性，该行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。

  最高法院在第（2014）民提字第38号判决中指出，《商标法》保护商标的基本功能，是保护其识别性。判断是否构成商标相同或相近，要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否混淆侵权不具有实际意义。本案中，一、二审法院以是否相同或者近似作为判断是否构成侵犯商标权的要件，忽略了该诉争行为是否构成《商标法》意义上的商标使用之前提，适用法律错误，应予以纠正。

  至此，历时5年的OEM商标侵权之争，终于尘埃落定。

  OEM或不再成为侵权雷区

  定牌加工人受委托生产加工并提供贴附指定商标的产品的行为是否构成商标侵权，无论在行政执法领域还是司法领域，都是争议已久的问题。

  早在2004年，有关“SOYODA”定牌加工案件是否构成侵权就引起了工商执法人员的热烈讨论。部分工商执法人员认为这种行为构成侵权，有的则认为不构成侵权。在法院方面，2004年，广东省高院对深圳“西班牙耐克案”做出判决，涉外定牌加工被认定构成商标侵权。随后，一部分法院开始在相关民事判决中作出相同的判决，而2004年以前地方法院大都判决OEM不构成商标侵权。

  2010年7月1日，最高法办公厅在回复海关总署《关于对〈“贴牌加工”出口产品是否构成侵权问题〉的复函》中明确指出：“（涉外定牌）产品所贴商标只在我国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能，我国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品，不会造成国内相关公众的混淆误认……此种情形不属于商标法第52条规定的侵犯注册商标专用权的行为。”2014年以来，法院对更多的涉外定牌加工行为判定不构成商标侵权。

  曾经参与过OEM侵权与否大讨论的江西省抚州市市场和质量监管局干部黄璞琳表示，2005年他就提出OEM产品所贴标志不属于我国《商标法》所称的“使用商标”行为。“我当初的观点，与最高人民法院此次再审判决观点可说相近。”黄璞琳说。

  那么，认定OEM不侵权，会否导致国内不法厂家打着OEM的“幌子”逃避商标侵权责任追究？黄璞琳说，这其实是个证明问题，只要证明其在国内销售，就可以认定其侵权。

  亚环公司代理人姚晓洪律师则认为，虽然“PRETUL”案将对同类案件的裁判产生重大、深远影响。但这并非代表最高法院对涉外定牌加工最终的全部意见。关于涉外定牌加工的法律问题，仍有很大的探讨空间。