根据商标法第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。该条规定的“在先权利”包括著作权。著作权人认为他人申请注册的商标损害了其著作权，依照商标法第三十一条规定提出异议或者争议的，通常认为应当按照侵害著作权案件的思路进行审理，按照著作权法规定的标准进行裁判；经过审理认为未经作品权利人许可，将他人作品申请注册为商标的，认定构成损害他人现有的在先著作权，适用商标法第三十一条不予注册或者予以撤销。对此并无大的争议。然而，目前实践中出现在先商标权人以其商标标志构成作品为由，主张适用商标法第三十一条，通过著作权的保护，禁止他人注册与其商标相同或者近似的商标的情形。对于这种案件是否仍然按照一般思路和标准进行审理，实践中存在分歧。

  一、不同观点及其理由

  一种观点认为，此类案件虽然在先商标权人主张的是商标标志的著作权，但对于构成作品的商标标志，著作权法并未排斥其著作权保护，因此与一般的请求保护著作权的案件并无根本差异，仍然应当按照侵害著作权的思路进行审理，并按照一般的标准对是否构成作品、是否经过许可、是否有接触及构成实质性相似等问题作出裁判。另一种观点则认为对此类案件应当特别考虑，采用特殊的裁判标准（简称特别论）。特别论认为，在此类案件中，申请人（在先商标权人）的本意是保护其商标权，却转而通过主张对在先商标图案的著作权实现曲线保护。这种现象会带来如下问题：（1）由于著作权保护本身没有商标法意义上的商品类别限制，如果允许在先商标权人主张其商标标志的著作权，将使得在先商标成为事实上的全类保护。如此与商标保护以注册和使用类别为限（驰名商标部分除外）的制度基础相冲突，事实上架空了商标法第十三条、第二十八条和第三十一条后半段等规定，使得标志构成作品的在先商标成为所谓的“超级驰名商标”，打遍天下无敌手，事实上垄断了商标标志。（2）由于对作品的保护几乎没有地域性限制（多数国家都是伯尔尼公约成员国），很多在国外注册和使用的商标权利人可以通过主张其商标标志的著作权保护，进而禁止他人在我国申请注册与其商标相同或者近似的商标，事实上为其预留空间，使得商标权地域性原则和在先申请原则形同虚设。特别论认为作品保护无类别限制、无地域限制这“两无限制”，显然与商标的基本制度相悖，“完全颠覆了商标法律制度的基本秩序和立法目的”，“打破依据不同知名度提供不同力度保护的商标保护制度的平衡，将与商标法律制度自身的立法目的背道而驰，对著作权的这种保护可能就走向某种程度的矫枉过正”。1

  二、特别论提出的几种解决思路

  为了解决上述问题，避免所谓的对商标基本制度的冲击，特别论从不同环节入手，提出了一些解决思路。

  1.提高商标标志构成作品的认定标准，要求只有具有更高的独创性的标志才构成作品，受著作权保护。因为一方面，商标的功能在于区分商品来源，商标权人使用商标的目的也在于此，商标法保护的是商标与商品提供者之间的联系。这与著作权法通过保护著作权人对作品享有的复制权、发行权等专有权利以鼓励作品的创作和传播的目的，有根本上的不同。另一方面，在商标注册程序中适用在先著作权保护，即意味着禁止与该作品相同或实质性相似的标志在所有商品类别上的注册和使用，这种保护力度甚至远超过对一般驰名商标的保护，故理应慎重对待。在北京法院就此问题召开的研讨会上，也有法官提出：应把握适当的、有一定高度的独创性标准，平衡部门法之间所调整的不同的利益关系，避免轻易造成商标在未注册、注册但未使用、使用但未形成一定影响等情况下，即获得全类保护的状况。

  2.从根本上否定商标标志获得著作权保护的可能性。这种思路认为即使商标标志构成作品，但一旦将其作为商标使用，由于权利人选择了另一种保护途径，则不再受到著作权的保护，否则构成多重保护。这种观点虽然尚未在有关裁判中明确提出，但事实上提高作品独创性标准在一定意义上其结果就是否定作品的构成，进而堵住通过著作权保护的路径。

  3.从商标标志的著作权归属、证明等方面严格责任。在司法实践中，主张在先商标标志著作权的当事人通常以在先的商标注册证（包括国内和国外）作为其享有著作权的主要证据。对此，有观点认为，商标注册证的效力仅是证明商标注册人在其指定商品上对该商标标识享有专用权，而一旦将其单独采信为商标注册人享有著作权的充分证据，商标注册人事实上就可以在所有商品或服务类别上禁止他人使用与其商标相同或近似的标识。这完全颠覆了商标法律制度的基本秩序和立法目的。鉴于此，既然这种商标的权利人对其商标意图享有超强保护，甚至强于商标法律制度对驰名商标提供的保护，那么依据“权责相当”的准则，就应当承担与此相称的充分举证责任。商标注册证仅可作为初步证据，应有其他旁证。{1}这种观点认为商标标志通过著作权的保护力度太强，需要在权属证明方面承担更高的、更为充分的举证责任。

  4.提高侵权判断标准。这种观点认为对于主张商标标志著作权的案件，在作品的独创性上应当坚持一般著作权的标准，不宜搞特殊化，提高作品的认定标准，但主张在判断诉争商标是否损害在先商标标志著作权时，适当提高侵权判断标准，进而减少对商标标志的著作权保护，避免在先商标权人变相垄断标志。

  总之，上述几种思路虽然切入点不同，但目标是一致的，即限制甚至否定在先商标权人通过著作权获得“两无限制”的保护，实现所谓商标权和著作权的平衡。

  三、特别论观点没有法律和法理依据

  第一，商标法第三十一条规定“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”，其根本目的是避免诉争商标与他人现有的在先权利相冲突，确保诉争商标注册的合法性。因此商标法第三十一条前段规定是对商标注册的限制，其出发点不是保护商标权，而是保护包括著作权在内的其他在先权利。在司法实践中，对于是否构成对某特定在先权利的损害时，通常都依据特定在先权利保护法或者规则进行判断。著作权也不例外。既然是著作权问题，就应当回到著作权法本身去考虑，过分强调 “商标特色”，只能把问题复杂化。

  第二，作品的独创性标准，作品的认定、权属证明以及侵权判定等，都是著作权法的一般性问题。在商标授权确权案件中，所主张的内容是否构成作品，主张的当事人是否为权利人以及诉争商标是否侵害他人著作权等，与一般著作权案件所要解决的问题并无二致。对于何为著作权法的保护对象、如何合理确定作品的独创性标准，如何证明作品的权属以及如何进行侵权判定等，在著作权法上已有一套相对明晰的标准。这样的标准不应涉及商标注册合法性判断而改变，更不应因所主张的内容为商标标志而改变。

  第三，将作品作为商标标志使用，或者该作品就是专为商标而设计的，只是使得作品进一步发挥标识来源的功能，其智力成果不会减损，因此并不能改变其构成作品，可受著作权法保护的事实。剥夺其仍然通过著作权法寻求著作权保护的权利，没有相应的法律依据。将某受到著作权保护的作品作为商标注册和使用，反倒使得其所受的著作权保护更少，甚至不予保护，显然不符合逻辑。至于说所谓多重保护，并不能成立。一般的多重保护针对的是同一对象、同一权利内容，但作品和商标所保护的对象不同，权利的内容不同，前者保护的是智力成果，后者保护的是商誉。

  第四，一种观点认为商标就是识别商品或服务来源的商业标志，本身并不会带来文学艺术的进步。美国最高法院在一起商标案件中认为，商标并不具有促进科学和实用艺术的功能，因为普通商标与发明和发现并不存在必然的联系，商标并不具备作为智力劳动成果的条件，它通常是当事人采用既存的事物作为具有显著性的符号使用的产物，商标获得普通法的认可主要原因在于商标的长期使用，而不是它是一项发明创造，因此美国最高法院拒绝将商标等同于作品。{2}但应当注意法院特别强调前提是普通商标，即商标标志本身不满足智力劳动成果的条件，如果真的是这样，该标志本身就不构成作品，所谓超级保护、两无限制也就无从谈起；但如果当事人所主张的商标标志本身是具有独创性的作品，则其本身已经是智力劳动成果，必然有利于文学艺术进步，当然应当受到保护，他人未经许可不得擅自将其作为商标注册和使用。

  第五，一种观点认为即使诉争商标获准注册，在商品上使用的是标志，并不是著作权法意义上的使用，不会损害作品的著作权。但著作权法规定著作权人的权利包括复制、发行等，著作权人可以自己行使，也可以将这些作品许可给他人使用。如此未经许可的商标性使用，显然至少是一种复制行为，是一种明显的侵害行为。

  第六，著作权法保护的是文学艺术和科学等方面的智力成果，著作权法并不保护商标权；给予商标标志以著作权保护，并不意味着商标标志本身能为著作权人所垄断。作品的保护范围与其独创性高低相关，而且著作权只保护作品中具有独创性的内容。因此，某商标标志构成作品，在著作权法上也只保护其中具有独创性的内容，只能禁止他人未经许可复制、使用其具有独创性的部分，并不能禁止他人使用与商标标志近似、但并没有独创性的内容，在先商标权人意图通过著作权保护达到禁止他人注册进而事实上获得全类保护、全球保护的目的并不能实现。因此并不会出现上述提到的垄断和预留标志的局面。如果非要说垄断和预留，也只是其中属于著作权保护的对象，而这正是著作权人应有的权利。

  第七，在这些案件中，有些在先商标权人是因在先商标的商誉因地域、商品类别等原因，其他条款无法保护其商誉进而寻求著作权保护，有些则是因为著作权保护更为简单、范围更广而优选。不管是哪一种情况，诉争商标权人毕竟未经许可使用了他人智力成果。不能因为在先商标权人的商誉不受保护，就一并牺牲了构成作品的商标标志所蕴含的智力成果的保护。更何况有法官提出，在后商标注册人申请注册与他人在先商标相同或近似的商标，其目的并不在于使用在先商标中包含的 “作品”，也不在于对该“作品”中美感的觊觎，而是为了搭在先商标权人商誉之便车。这种行为的意图明显，从遏制恶意抢注的政策导向考虑，禁止注册有正当性，毕竟正常的商标制度是鼓励诚信公平的竞争秩序。

  第八，由于商标标志不宜过于复杂，实践中在先商标权人所主张的商标标志常常为手写体的字母或者汉字，或者对某个字母进行特别的设计，或者是简单的图案设计。对于这些标志，即使认定其构成作品，由于其独创性较低，也只能禁止他人类似于全面复制的使用，并不能禁止他人将普通字体或者其他手写体的文字作为商标注册，因为这些并没有使用其中具有独创性的内容，不构成对在先作品的侵害。当然，如果被诉争商标完全复制了该商标标志或者使用了其中具有独创性的内容，除非能证明是独立创作的，否则有通过注册获取不正当利益的嫌疑。对这种完全相同的不予注册，即是保护作品的法定义务，事实上也不会冲击基本的商标制度。

  四、商标标志的著作权保护应坚持一般标准

  由于符合商标形式要求的作品可以申请为商标，而某些商标标志又符合作品的要件，导致形式上商标权和著作权之间在某些情况下会发生交集，使得本来各自清晰的著作权制度和商标制度似乎顾此失彼。著作权和商标是两种不同类型的知识产权，分别依照各自的规则取得权利和进行保护。当面对以在先商标标志主张著作权案件时，不要被它的形式所迷惑，内心给它预设了一个前提，将本与一般作品并无二致的保护对象特殊化，赋予其很多本不属于著作权保护的内容。强调所谓的“商标特色”，会使问题复杂化。因此在面对案件、面对问题时，抽出身来，认真“回想一下到底什么是商标、什么是作品，什么是商标保护制度的根本秩序、什么是著作权保护的目标，什么是商标法的立法本意，什么又是著作权法最初的立法意图？”{3}透过现象看本质，不为在先商标权人通过著作权保护其商标权的意图所迷惑，回归著作权，保护真正该保护的东西。对商标标志的著作权保护并不会影响商标秩序，商标标志的著作权保护与商标权保护并不冲突，反而能够相互补充和协调。{4}

  诚如最高法院在（2012）知行字第60号昇浩公司与工商银行商标异议复审案的驳回裁定中提到的：“判断在先著作权是否存在以及所涉商标是否侵犯他人的在先著作权，要依照著作权法的相关规定。著作权法保护有独创性的作品，只要符合著作权法对作品的要求，就受到著作权法的保护，并不按照作品的创作目的进行区别对待。如果商标标识具有独创性，构成著作权法保护的作品，其当然受到著作权法提供给作品的各种保护，包括禁止他人未经许可复制、发行其作品。著作权法和商标法的保护基于不同的目的，对保护的客体有不同的要求，提供的保护也不相同。如果某一客体同时符合两个法律的保护要件，当然可以同时受到著作权法和商标法的保护。”因此，以商标标志主张著作权与一般的著作权案件没有实质区别，不能人为提高保护门槛，提高作品的独创性标准、侵权判定标准，赋予主张者更多的权属证明责任，更不能因作品作为商标注册和使用，或者专为商标设计，就不予著作权保护。对于此类案件，只需回归著作权法的一般标准，根据著作权法的一般规则进行判定即可。