一、问题的提出
注册商标与外观设计专利发生竞合的情况主要有以下两种情况：一种是经营者把一种图形或图形和文字的组合申请了注册商标，又将包括该图形或图形和文字的组合以及商品包装、装潢一并申请了外观设计专利。另一种情况是甲经营者将一种图形或图形和文字的组合在自己的商品上申请了注册商标，而乙经营者又将与其相同或近似的图形或图形和文字的组合申请了外观设计专利，或者相反，甲申请了外观设计专利，乙申请了注册商标。由于我国商标和外观设计专利分别由两个部门管理，因此同一图形或图形与文字组合可能被两个部门分别授予商标专用权和外观设计专利权。如果商标和外观设计专利均被核准公告，那么就发生了注册商标和外观设计专利权的竞合。当权利人将注册商标或者外观设计专利转让出去一个，保留一个，那么受让人行使商标专用权或者外观设计专利权时，常常与转让人保留的权利发生冲突，此时竞合导致冲突，理论和实践中对是否构成侵权，，应当保护哪个权利，限制哪个权利常有不同观点，本文对此进行初步探讨。
二、案例
广东省浮山基业建筑材料有限公司(以下简称浮山基业)是“枫叶”商标最初权利人。“枫叶”商标是国家工商局商标局于1996年2月14日核准在玻璃密封液中使用的注册商标，注册号为814242号，
使用期限至2006年2月13日。
1996年12月6日，浮山基业又将枫叶图形、maple加上555等图形和文字又申请外观设计专利并获得国家专利局的批准(见附图2)，专利号为zl96 3 15798.1.
经比对商标标识和外观设计图样发现“枫叶”及其字母maple既是商标图案又是外观设计专利图案，但外观设计图案除了“枫叶”及其字母maple外，还有555及英文字母等图案。
后来浮山基业于1997年5月28日经国家商标局核准将“枫叶”注册商标转让给哈市振奋。但外观设计专利没有转让。此后浮山基业的玻璃胶瓶子上使用“枫叶” 及其字母maple、555及英文字母等图案，但在“枫叶”图案右上角不再标注注册商标标记r，而哈市振奋受让“枫叶”商标后，在玻璃胶瓶子上使用“枫叶” 及其字母maple、555及英文字母等图案，但在“枫叶”图案右上角标注注册商标标记r.两个企业的产品放在一起，除了上述差别外，浮山基业的“枫叶”图案的颜色略微浅一些，此外普通消费者施以普通注意力难以发现其他明显差别。
带有555、“枫叶”图案的玻璃胶在哈市玻璃胶市场属于知名商品。
1999年12月，哈市个体工商户王小唐收到浮山基业发来的带有枫叶图案的玻璃胶530箱。王小唐不知这批商品是否合法，要求浮山基业提供相关证据。浮山基业提供了其享有外观设计专利的证书复印件和佛山市专利事务所出具的浮山基业的zl96 3 15798.1外观设计专利仍然有效的“证明”复印件。浮山基业认为其虽然没有“枫叶”注册商标了，但仍然享有枫叶和字母maple等外观设计专利，去掉注册商标标记后使用枫叶图案和字母maple并不违法。王小唐听信浮山基业的解释后开始销售这批商品，销售出去浮山基业的玻璃胶15箱，被哈市振奋举报。哈市振奋认为，浮山基业在转让了“枫叶”注册商标后，继续使用枫叶图案，构成对其侵权的侵权。而浮山基业认为，其向哈市振奋转让注册商标时，并没有转让枫叶的外观设计专利，而商标和外观专利有一部分重叠，在这种情况下浮山基业有权使用枫叶图形。工商局立案调查此案，对浮山基业是否有权使用重叠的这一部分——枫叶和字母maple组合——作为商品外观设计专利使用有不同观点。
三、商标专用权和外观设计专利权竞合时是否构成侵权的不同观点
第一观点认为浮山基业可以继续使用枫叶和字母maple组合作为商品外观设计专利使用，因为外观设计专利在没有被撤消前仍然有效。
第二种观点认为不能继续使用，根据《国家工商行政管理局关于处理商标专利权与外观设计专利权冲突问题》(工商标字[1995]第316号)规定“商标的初步审定公告日期先于该外观注册申请日期，在该外观设计专利被撤消或者被宣布无效之前，工商行政管理机关可以依照《中华人民共和国商标法》及时对商标侵权案件进行处理”的规定，因为枫叶和字母maple组合的商标注册初步审定公告日期先于其外观设计专利，如果允许浮山基业使用其外观设计专利，必然侵犯商标专利权。
第三种观点认为，国家工商局工商标字[1995]第316号文件所指的“商标的初步审定公告日期先于该外观设注册申请日期”中商标权人和外观设计专利权人应当不是一人的情况，例如在玻璃胶这种商品上甲注册了“枫叶”图案和maple组合的商标，而乙在玻璃胶这种商品上申请了“枫叶”图案和maple组合的外观设计专利，在这种情况下判断是否侵权应当以商标的初步审定公告日期和该外观注册申请日期作时间上的比较，如果“商标的初步审定公告日期先于该外观注册申请日期”那么外观设计专利侵犯注册商标专用权，反之商标专用权侵犯外观设计专利，不当的外观设计专利或注册商标应当撤消。如果商标专用权人与外观设计专利权人本来是同一人，权利人转让一个权利保留一个权利，两个权利都有效，相应的权利人在各自的范围内都可以依法行使各自的权利。
四、对注册商标与外观设计专利竞合构成侵权的研究
笔者认为，浮山基业向哈市振奋转让注册商标专用权时应当一并转让外观设计专用权中与注册商标专用权重叠的那部分权利，或者不得继续使用这部分外观设计专利。
理由是：浮山基业就同一图形既申请了注册商标，又申请了外观设计专利，同一图形上附有两个权利，如果两个权利不同时转让，必然会造成两个权利人在各自权力范围内使用相同的图形，这将造成相关消费者或用户无法通过该图形识别商品的来源，容易发生误认和误购，实质是既造成了商标不具有显著性，也使外观设计专利失去新颖性，造成两个权利的混淆，客观上发生商品交易混淆行为，危害市场交易秩序。因此，作为最初的权力人，浮山基业本着诚实信用的原则应当在转让商标专用权的同时，附随的一并转让与该商标文字、图形或其组合与外观设计专利一致的部分。从案情介绍的情况看，哈市振奋受让商标时，并不不知道浮山基业对该部分图形享有专利权，所以才发生其举报浮山基业侵权的问题。如果哈市振奋受让时得知对方有外观设计专利并保留，那么哈市振奋可能就不同意受让商标权了。因此，双方当时转让行为的意思表示是否真实是值得研究的。
当同一图形被同一权利人申请了商标注册，又取得了外观设计专利时，上述行为是否违反商标法和专利法，笔者认为不违反商标法和专利法。理由是商标仍有显著性的特点，专利仍然不失其新颖性。原因在于权利人最初注册商标时，对该图形的使用属于合理的自愿的行为，应当属于不影响新颖性的行为。
但是，当同一图形被两个权利人分别申请了商标注册和外观设计专利时，上述行为就涉嫌违反商标法、专利法和反不正当竞争法的规定。理由是此时商标显著性被破坏，专利也可能失去新颖性。当然这要看谁初步审定和公告在先。如果商标的初步审定和公告在先，而专利在后，那么商标的仍然具有显著性的特点，但外观设计专利没有新颖性的特点。因为此时外观设计专利图形和文字组合已经在商标公告上公告，属于外观设计失去新颖性的法定原因之一。同时因为该图形已经申请注册商标，如果他人将该图形作为美化商品的包装或装璜使用，也就是外观设计使用，实际上是等于“在同一种或者类似商品上，将他人注册商标相同或者近似的文字、图形作为商品或者商品装璜使用”，如“足以造成误认”，那么就构成商标侵权。如果外观设计专利初步审查并公告在先，而商标注册在后，那么外观设计专利然符合新颖性的特点，而商标不具有显著性的特点了。理由是此时如果使用该商标，他人使用该图形作为专利，那么商标已不具备区分商品来源的作用;反之外观设计专利容易混淆商品的来源，使消费者产生该外观就是商标或者与商标注册人之间存在特殊联系的错误认识。
2000年8月25日九届人大十七次会议修改了《专利法》，其中第二十三条将原条“授予专利权的外观设计，应当同申请日以前的国内外出版物公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同或者不近似。”修改为“授予专利权的外观设计，应当同申请日以前的国内外出版物公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不近似，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。”这条修改实际就为解决专利权与商标专用权、著作权等权利之间的冲突提供了法律依据。(当然，这是本案结案之后的事情。)
笔者认为国家工商局工商标字[1995]第316号文件所指的“商标的初步审定公告日期先于该外观设注册申请日期”中商标权人和外观设计专利权人虽然可能是指商标注册人和外观设计专利权人不是一人的情况，但我认为即使是同一人，上述规定同样也是适用的，即看谁的初步审定和公告的日期在先，保护谁的权利，即使权利转让出去，也优先保护在先的权利。
如果权利人保留一个权利，转让一个权利是否违法?这要具体问题具体分析。不论是商标专用权还是外观设计专利权都有财产权的性质，理论上说，权利人应当充分的享有所有权，包括处分权。但我认为当权利人保留一个权利转让一个权利，其行使保留的权力会妨害受让人行使受让的权力时，转让人得就自己保留的权力天然受到限制。原因是转让人得就转让出去的权力负有权利瑕疵担保责任，当然这里的瑕疵担保是广义的，包括原权利人行使权利也不得妨害受让人行使的权力，就像本案这种情形。
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